Il Tribunale dell’Unione Europea, con le sentenze T-423/12, T-183/13 e T-184/13 del 5 maggio scorso, ha finalmente messo fine all’annosa questione relativa ai marchi Sky e Skype.

Le origini di tale questione risalgono al 2004 quando Skype ha richiesto la registrazione del marchio a livello comunitario per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 42. Tra il 2005 e il 2006 la società di diritto svizzero Sky IP International LTD (già Sky Broadcasting Group), ha manifestato la sua opposizione alla registrazione ritenendo che tra il proprio marchio (Sky), registrato nel 2003 per prodotti e servizi identici, e Skype si palesasse un rischio di confusione.

La predetta opposizione è stata pienamente accolta dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno che per primo ha rilevato una somiglianza tra i due marchi a livello fonetico, visivo e concettuale. Tale decisione, come è evidente, non è affatto stata gradita dalla società olandese (Skype) che nel settembre 2012 ha tempestivamente proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

Dopo quasi tre anni i giudici comunitari, riscontrando una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009 (“In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: (…) b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore), hanno confermato la decisione dell’UAMI e quindi rigettato la registrazione del marchio denominativo e figurativo “Skype”.

Le motivazioni di tale rigetto sono del tutto analoghe alla prima decisione dell’UAMI: in particolare, per quanto attiene alla fonetica, i giudici comunitari hanno verificato la stretta somiglianza della pronuncia del termine “skype” con quella del termine “sky” in quanto la pronuncia dell’ultima vocale (y), particolarmente totalizzante in entrambi i casi, non risulta più breve nel primo dei due termini rispetto all’altro. Secondo il Tribunale anche a livello visivo i due marchi rischiavano di essere confusi perché tutte e tre le lettere del marchio registrato precedentemente (Sky) sono presenti nel marchio “Skype” e il suffisso “pe” finale non ha alcun significato. Da ultimo è stata rilevata anche una somiglianza a livello concettuale: la “nuvola” all’interno della quale è contenuta la scritta “Skype”, infatti, rimanda inequivocabilmente al cielo e, di conseguenza al vocabolo inglese “sky”.

Nonostante queste ultime pronunce siano un secondo rigetto alla richiesta di registrazione, la parola fine alla questione innanzi analizzata non può ancora essere posta: la società olandese, infatti, ha la possibilità di adire, nel termine perentorio di due mesi decorrenti dalla notifica dei provvedimenti di rigetto, la Corte di Giustizia, seppur per questioni di diritto. A questo punto non resta che attendere le decisioni del colosso Microsoft che, come noto, nelle more del procedimento di cui sopra, ed in particolare nel maggio 2011 ha acquistato la società olandese per  8,5 miliardi di euro.